Fonte: Dizer o Direito
Referência: https://dizerodireitodotnet.files.wordpress.com/2021/11/info-709-stj.pdf
MARCA Se uma marca não teve reconhecido o status de alto renome, ainda que seja famosa, não pode impedir o registro da mesma marca em segmentos mercadológicos distintos, sem que haja possibilidade de confusão
Caso concreto: em 1996, uma empresa de botinas, pediu o registro da marca Perdigão para ser utilizada apenas no setor de roupas e acessórios. A indústria de alimentos frigoríficos Perdigão se opôs ao pedido afirmando que o deferimento do registro geraria risco de diluição de sua marca. A diluição, no Direito de Marcas, consiste na perda gradual da força distintiva de determinado signo, decorrente do uso, por terceiros, da mesma marca para produtos ou serviços distintos, ainda que não haja confusão, tornando cada vez menos exclusivo o uso do signo, que virtualmente se dilui em meio a tantos outros usos. Vale ressaltar que, em 1996, a Perdigão (alimentos) era uma marca muito famosa, mas não ostentava o status de marca de alto renome. Marca de alto renome é aquela que, por ostentar uma projeção tão grande, é protegida em todos os ramos de atividade. O STJ afirmou que os argumentos da Perdigão (alimentos) não eram suficientes para impedir o registro da marca de calçados. Isso porque, na época, a Perdigão (alimentos) não era marca de alto renome. A decisão administrativa do INPI de reconhecimento de alto renome a uma marca tem apenas efeitos prospectivos. No direito brasileiro, a proteção contra a diluição está prevista no art. 125 da LPI, estando restrita às marcas consideradas de alto renome. Logo, só se pode falar em proteção contra diluição para marcas de alto renome. STJ. 3ª Turma. REsp 1.787.676-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14/09/2021 (Info 709).
Marca
Marca é um sinal, identificável visualmente, por meio do qual os produtos ou serviços são identificados e, assim, podem ser distinguidos dos demais. “A marca, cuja propriedade é consagrada pelo art. 5º, XXIX, da CF, se constitui em um sinal distintivo de percepção visual que individualiza produtos e/ou serviços. O seu registro confere ao titular o direito de usar, com certa exclusividade, uma expressão ou símbolo.” (Min. Nancy Andrighi). Vale destacar, mais uma vez, que “marca”, segundo a legislação brasileira, é obrigatoriamente um sinal identificável pela visão, ou seja, não existe “marca sonora” ou “marca olfativa”. Justamente por isso, o famoso som “plim plim” que a rede Globo® de televisão utiliza não pode ser registrado como marca no Brasil. É comum a seguinte afirmação: “marca no Brasil é somente aquilo que a pessoa pode ver”.
Importância
A marca é extremamente importante para a atividade empresarial, considerando que, muitas vezes, ela é decisiva no momento em que o consumidor irá optar por escolher entre um ou outro produto ou serviço. Justamente por isso são desenvolvidas inúmeras ações de marketing para divulgar e tornar conhecida e respeitada a marca. “A sua proteção, para além de garantir direitos individuais, salvaguarda interesses sociais, na medida em que auxilia na melhor aferição da origem do produto e/ou serviço, minimizando erros, dúvidas e confusões entre usuários.” (Min. Nancy Andrighi).
Proteção da marca
Por ser importante à atividade empresarial, a marca é protegida pela legislação. A Lei nº 9.279/96 afirma que a marca pode ser registrada para que não seja utilizada indevidamente em outros produtos ou serviços:
Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.
Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.
Onde é realizado este registro?
No Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). Trata-se de uma autarquia federal que possui a atribuição de conceder privilégios e garantias aos inventores e criadores em âmbito nacional. Os direitos de propriedade industrial são concedidos, no Brasil, pelo INPI.
Princípio da especialidade ou especificidade
Depois da marca ter sido registrada no INPI, apenas o titular desta marca poderá utilizá-la em todo o território nacional. Contudo, em regra, no Brasil, a proteção da marca impede que outras pessoas utilizem esta marca apenas em produtos ou serviços similares, podendo a mesma marca ser usada por terceiros em produtos ou serviços distintos. Assim, a proteção da marca se submete, portanto, ao princípio da especialidade, ou seja, a marca registrada somente é protegida no ramo de atividade que o seu titular atua. “Pelo princípio da especialidade, o registro da marca confere exclusividade de uso apenas no âmbito do mercado relevante para o ramo de atividade ao qual pertence o seu titular.” (Min. Nancy Andrighi). Veja julgados do STJ aplicando o sobredito princípio:
(...) Segundo o princípio da especialidade das marcas, não há colidência entre os signos semelhantes ou até mesmo idênticos, se os produtos que distinguem são diferentes. (...) STJ. 4ª Turma. REsp 1079344/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 21/06/2012.
(...) A marca é um sinal distintivo, visualmente perceptível, que visa a identificar um produto ou serviço no mercado consumidor. Para se obter o registro da marca e, consequentemente, sua propriedade, é necessária a observância de certos requisitos como a novidade relativa, distinguibilidade, veracidade e licitude, de molde a evitar que o consumidor seja induzido a engano, ante a existência de repetições ou imitações de signos protegidos. 2. Produtos ou serviços diferentes podem apresentar marcas semelhantes, dado que incide, no direito marcário, em regra, o princípio da especialidade; ou seja, a proteção da marca apenas é assegurada no âmbito das atividades do registro, ressalvada a hipótese de marca notória. (...) STJ. 3ª Turma. REsp 862.067/RJ, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), julgado em 26/04/2011.
A proteção à marca pela Lei n. 9.279/96 não é absoluta, pois “segundo o princípio da especialidade ou da especificidade, a proteção ao signo, objeto de registro no INPI, estende-se somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros.” STJ. 4ª Turma. REsp 333105/RJ, Rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 02/06/2005.
Exceção ao princípio da especialidade (“extravasamento do símbolo”)
Existe uma exceção ao princípio da especialidade. Trata-se do caso da marca de “alto renome”, que tem proteção em todos os ramos de atividade. Diz a Lei:
Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.
A Resolução nº 107/2013 do INPI, em seu art. 1º, fornece um conceito para marca de alto renome:
Art. 1º Para efeitos desta Resolução, considera-se de alto renome a marca registrada cujo desempenho em distinguir os produtos ou serviços por ela designados e cuja eficácia simbólica levam-na a extrapolar seu escopo primitivo, exorbitando, assim, o chamado princípio da especialidade, em função de sua distintividade, de seu reconhecimento por ampla parcela do público, da qualidade, reputação e prestígio a ela associados e de sua flagrante capacidade de atrair os consumidores em razão de sua simples presença.
Exemplos de marcas já declaradas pelo INPI como sendo de alto renome: Pirelli®, Kibon®, Natura®, Moça®, Chica Bon®, Banco do Brasil®, Diamante Negro®, Nike®, Sadia®.
Como se obtém o reconhecimento de que uma marca é de alto renome?
A Lei nº 9.279/96 não esclareceu a forma pela qual a marca alcançaria o status de alto renome. Essa situação fez nascer, inicialmente, duas correntes de pensamento:
• uma defendendo que o reconhecimento do alto renome dependeria de um procedimento prévio junto ao INPI que, para tanto, iria estabelecer critérios, cujo atendimento caberia ao titular da marca comprovar;
• a outra, segundo a qual, bastava que o consumidor identificasse na marca uma relação de qualidade dos produtos e serviços, sendo desnecessário qualquer tipo de prova ou procedimento especial.
Prevaleceu a primeira corrente, tendo o INPI definido os critérios para aferir a notoriedade da marca e lhe conferir a qualificação de alto renome, o que ocorreu com a edição das Resoluções nº 110/2004, 121/2005 e 107/2013 (alterada pela Resolução nº 172/2016). As duas primeiras resoluções sofreram severas críticas, pois apenas permitiam o reconhecimento do alto renome como matéria de defesa, incidentalmente. Diante disso, diversas ações foram propostas perante o Poder Judiciário para que fosse declarado o alto renome, ocasião em que o STJ, no julgamento do REsp nº 1.162.281/RJ, concluiu que o detentor da marca tem direito a obter a declaração de que sua marca é de alto renome, sob pena de ter apenas um direito em tese, cabendo exclusivamente ao INPI a análise do mérito administrativo, ainda que sujeito a controle posterior do Poder Judiciário:
O titular de uma marca detém legítimo interesse em obter, por via direta, uma declaração geral e abstrata de que sua marca é de alto renome. Cuida-se de um direito do titular, inerente ao direito constitucional de proteção integral da marca. O art. 125 da LPI não estabeleceu os requisitos necessários à caracterização do alto renome de uma marca, sujeitando o dispositivo legal à regulamentação do INPI. A sistemática imposta pelo INPI por intermédio da Resolução nº 121/05 somente admite que o interessado obtenha o reconhecimento do alto renome de uma marca pela via incidental. Há, portanto, uma lacuna existente na Resolução nº 121/05 considerando que ela prevê a declaração do alto renome apenas pela via incidental. Essa omissão do INPI na regulamentação do art. 125 da LPI justifica a intervenção do Poder Judiciário. Vale ressaltar, no entanto, que ainda que haja inércia da Administração Pública, o Poder Judiciário não pode suprir essa omissão e decidir o mérito do processo administrativo, mas apenas determinar que o procedimento seja concluído em tempo razoável. Dessa forma, até que haja a manifestação do INPI pela via direta, a única ilegalidade praticada será a inércia da Administração Pública, sendo incabível, nesse momento, a ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato omissivo. Por outro lado, os atos do INPI relacionados com o registro do alto renome de uma marca, por derivarem do exercício de uma discricionariedade técnica e vinculada, encontram-se sujeitos a controle pelo Poder Judiciário, sem que isso implique violação do princípio da separação dos poderes. STJ. 3ª Turma. REsp 1162281-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/2/2013 (Info 517).
A situação foi resolvida com a Resolução nº 107/2013, estabelecendo um procedimento autônomo para a anotação do status de alto renome de marcas registradas. De acordo com a norma, reconhecido o alto renome, essa condição será anotada no registro da marca, tendo validade pelo período de 10 (dez) anos, com efeitos a partir da publicação, sendo aplicáveis às impugnações pendentes de decisão. Observa-se que a proteção obtida é de caráter objetivo, isto é, há uma presunção legal de que o registro de marca idêntica causaria dano ao titular da marca de alto renome, sem haver necessidade de que se prove a diluição. A questão que se põe a debate, então, é definir se a única forma de as marcas alcançarem a proteção contra a diluição seria obter o status de alto renome perante o INPI ou se, com fundamento no artigo 130, III, da LPI, que garante ao titular zelar pela integridade material ou reputação da marca, seria possível obter tal proteção para outras marcas com diferentes graus de distintividade e fama.
Feita essa revisão, vamos analisar o seguinte caso concreto, com simplificações para facilitar o entendimento:
Hanfer Ltda. é uma indústria de calçados que funciona no Município de Perdigão, interior de Minas Gerais. Em 1996, a Hanfer pediu para registrar a marca Perdigão, na classe 25:10, que é utilizada para designar roupas e acessórios. Em palavras mais simples, a Hanfer pediu para registrar a marca Perdigão a fim de poder utilizá-las nas botinas que ela produz e vende. Ocorre que, como você deve saber, existe uma grande empresa brasileira chamada Perdigão, que produz alimentos frigoríficos e que existe desde 1934. A Perdigão S/A (empresa frigorífica) se opôs ao pedido de registro argumentando que ela é uma marca de alto renome, que goza de fama mundial. Inclusive, seus produtos são exportados para mais de 140 países, tendo diversas fábricas e escritórios no país e no exterior. Logo, o pedido de registro da Hanfer deveria ser indeferido. A questão chegou até o STJ.
Em 1996, quando houve o pedido de registro da Hanfer, a Perdigão já ostentava o status de marca de alto renome?
NÃO. Em 1996, a Perdigão ainda não gozava de alto renome. A Perdigão só adquiriu o status de marca de alto renome em 2006.
A decisão administrativa de reconhecimento de uma marca como sendo de alto renome possui eficácia ex tunc (retroativa)? NÃO.
A decisão administrativa do INPI, reconhecendo o alto renome de uma marca, tem apenas efeitos prospectivos. O alto renome de uma marca não tem o condão de atingir as marcas já depositadas à data em que publicada a decisão administrativa que o reconheceu, salvo se o depositante tiver agido de má-fé. STJ. 3ª Turma. REsp 1893426/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 08/06/2021.
Sendo assim, embora a marca Perdigão atualmente goze de alto renome, ela não poderia impedir o registro da marca da Hanfer, depositada antes do reconhecimento desse status especial. Tudo bem. Em 1996, a Perdigão não era uma marca de alto renome, mas já era, indiscutivelmente, uma marca muito famosa. Vou mudar então a pergunta:
Era possível impedir o registro da marca da Hanfer, não em razão do alto renome, mas sob o argumento de que se tratava de uma marca famosa e a concessão do registro iria causar diluição da marca?
NÃO. A diluição, no Direito de Marcas, consiste na perda gradual da força distintiva de determinado signo, decorrente do uso, por terceiros, da mesma marca para produtos ou serviços distintos, ainda que não haja confusão, tornando cada vez menos exclusivo o uso do signo, que virtualmente se dilui em meio a tantos outros usos. Segundo explica Fábio Ulhoa Coelho, a diluição consiste na prática adotada por outros empresários que se beneficiam indevidamente do prestígio associado a marcas conhecidas, fazendo com que haja uma perda de valor da marca notória. (Curso de Direito Comercial. Volume 1: Direito de Empresa. 4ª edição em e-book baseada na 23ª edição impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019). Conforme explica o Min. Paulo de Tarso Sanseverino:
“É o caso, por exemplo, de determinada marca X que se tornou conhecida por se referir a determinado refrigerante. Tempos depois, a marca X também passa a ser utilizada, por terceiros, para designar artigos de papelaria, e depois, por terceiros, para casa de espetáculos, para artigos para animais, e assim por diante. A marca X, que antes remetia o consumidor direta e imediatamente a refrigerantes, paulatinamente se torna referência de várias outras coisas, sendo o refrigerante apenas uma delas.”
A proteção contra a diluição surgiu da verificação de que as marcas, além de exercerem a função de identificar a origem comercial de produtos e de serviços, também podem servir de veículo de comunicação ao consumidor, veiculando valores, imagens e sensações, tornando-se agente criador de sua própria fama e reputação.
Ocorre que a teoria da diluição está ligada às marcas de alto renome
Para o Min. Paulo de Tarso Sanseverino, no direito brasileiro, a proteção contra a diluição está prevista no art. 125 da LPI, estando restrita às marcas consideradas de alto renome. Assim, ao contrário do que defendia a Perdigão, a proteção contra eventual diluição não tem fundamento no art. 130, III, da LPI:
Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: (...) III - zelar pela sua integridade material ou reputação.
Conforme esclareceu o Min. Ricardo Villas Bôas Cueva:
“No Brasil, a regulamentação existente é aquela que trata das marcas de alto renome (art. 125 da LPI e Resoluções do INPI), não parecendo possível, por ora, emprestar interpretação extensiva ao artigo 130, III, da LPI para que marcas sem esse status alcancem proteção tão ampla, tendo em vista a insegurança jurídica que esse entendimento pode gerar.”
Em uma simples frase: a proteção contra diluição não pode ser aplicada fora do âmbito de incidência do art. 125 da LPI. Logo, como na época do depósito da marca (em 1996), a Perdigão ainda não gozava do status de alto renome, ela não poderia impedir o registro na classe 25:10, para designar roupas e acessórios do vestuário comum.
Nas palavras do Min. Paulo de Tarso Sanseverino:
“A sentença e o acórdão recorrido basearam-se na chamada “teoria da diluição” e no art. 130, III, da LPI, que, segundo afirmaram, seria a positivação da proteção contra a diluição no Direito Brasileiro. Ocorre que não há propriamente – ao menos não atualmente – uma “teoria da diluição”. A diluição, enquanto teoria, foi defendida, como já afirmado, por Frank Schechter há mais de cem anos. De lá para cá, passou-se a reconhecer, no Direito Marcário, a diluição como fenômeno existente e verificável, contra o qual, no entanto, apenas há proteção específica garantida às marcas que atinjam determinado grau de reconhecimento perante o público consumidor. Não atingidos os requisitos mínimos exigidos pelo ordenamento jurídico para proteção em todos os ramos de atividade (reconhecimento de alto renome pelo INPI), não há falar em “teoria da diluição” para estender indevida e indistintamente essa proteção, de caráter excepcional, a marcas que não sejam de alto renome. Tampouco o art. 130, IIII, da LPI garante a possibilidade de proteção contra a diluição fora do âmbito do art. 125 da LPI. Tal dispositivo garante ao titular da marca e também ao depositante o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação. Tal dispositivo legal se aplica, de forma irrestrita, a todo e qualquer titular de marca, ainda que não goze de fama notável, e mesmo ao depositante, ou seja, mesmo que a marca ainda não tenha sido concedida. Essa norma, portanto, não pode ser interpretada como garantia contra a diluição.”
Em suma:
A decisão administrativa do INPI de reconhecimento de alto renome a uma marca tem apenas efeitos prospectivos. No direito brasileiro, a proteção contra a diluição está prevista no art. 125 da LPI, estando restrita às marcas consideradas de alto renome. Logo, só se pode falar em proteção contra diluição para marcas de alto renome. STJ. 3ª Turma. REsp 1.787.676-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14/09/2021 (Info 709).
