RECURSO ESPECIAL Nº 1.393.123 - SP (2013/0222621-7)
RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA.
RECONVENÇÃO. REGISTRO PERANTE O INPI. EXCLUSIVIDADE. NULIDADE DA
MARCA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO JUÍZO ELEITO.
1. Reconvenção movida pela ré em ação de abstenção de uso de marca, alegando ser
proprietária da marca registrada em seu nome perante o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial.
2. Não pode o Tribunal de Justiça Estadual, em ação de abstenção de uso de marca,
afastar o pedido da proprietária da marca declarando a nulidade do registro ou
irregularidade da marca, eis que lhe carece competência.
3. Reconhecida a propriedade da marca em nome da ré-reconvinte, deve ser
reconhecida a exclusividade e deferido o pedido de abstenção de uso de sua marca por
parte da autora-reconvinda, enquanto perdurar válido o seu registro perante o órgão
autárquico.
4. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Após o voto-vista do Ministro Marco Buzzi (Presidente) acompanhando a
relatora, a Quarta Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto da relatora. Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi
(Presidente) (voto-vista) e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
Brasília (DF), 18 de fevereiro de 2020 (Data do Julgamento)
RELATÓRIO
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI: Trata-se de recurso especial
interposto por Sistema de Ensino Poliedro Vestibulares Ltda contra acórdão que
recebeu a seguinte ementa:
Nome comercial e marca - Ação de obrigação de não utilizar o
vocábulo "Poliedro" como marca e nome comercial c/c pedido de
cancelamento de inscrição do nome empresarial e indenização - Concorrência desleal - Reconvenção - Sentença de parcial
procedência para obstar a ré de usar a expressão "Poliedro" como
nome comercial, alterar o registro do nome comercial suprimindo o
referido termo e extinguir o processo sem resolução do mérito
quanto ao pedido de abstenção de uso da marca - Apelam a autora
e a ré - Expressão científica contida em nome empresarial de forma
isolada não merece proteção segundo artigo 9
o
, alínea c, da
instrução 104 do DNRC - Determina o artigo 124, inciso XVIII, da Lei
9610/98 também não ser registrável como marca termo utilizado na
ciência - Recurso da ré parcialmente provido e recurso da autora
improvido.
Sustenta o recorrente violação aos arts. 124 e 129 da Lei 9.279/96, 535 do
Código de Processo Civil de 1973, bem como dissídio.
Alega em suas razões, sic e-STJ fls. 2.249:
... em decorrência do registro marcário que obteve perante o órgão
competente, a Recorrente possui, de forma incontestável, o direito
de propriedade erga omnes e uso exclusivo sobre a marca
POLIEDRO para assinalar serviços de ensino e educação de
qualquer natureza e grau, em todo o território nacional.
Assevera que a ação de nulidade de ato administrativo movida pela
recorrida em face da recorrente foi julgada improcedente perante a Justiça Federal e
sustenta:
Portanto, conclui-se que a Recorrida está impedida de utilizar a
expressão POLIEDRO, como marca, isoladamente e/ou com
destaque, podendo empregá-la, única e tão somente, como "nome
empresarial", da exata forma em que foi arquivada no cartório de registro de pessoas jurídicas de São Paulo, qual seja, ESCOLA DE
EDUCAÇÃO INFANTIL POLIEDRO LTDA.
Neste diapasão, em que pese todo respeito, o recurso de Apelação
interposto pela Recorrente haveria de ter sido provido
integralmente, julgando-se procedente a Reconvenção, para o fim
de condenar a Recorrida a se abster da utilização da expressão
POLIEDRO como marca, isoladamente e/ou com destaque,
excluindo-a de impressos, folhetos, panfletos, outdoor, da rede
Internet, como nome de domínio e quaisquer outros meios físicos e
virtuais.
Pede, ao final, a reforma do acórdão para que seja julgada procedente a
reconvenção, de modo a condenar a recorrida a se abster de utilizar a expressão
"Poliedro" como marca, isoladamente e/ou com destaque.
Contrarrazões às e-STJ fls. 575/594.
É o relatório.
VOTO
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI (Relatora): A questão em debate
nos presentes autos diz respeito à exclusividade do uso de marca pela recorrente.
Os autos remontam ação de abstenção de uso de nome comercial e de
marca, movida pela autora-recorrida, em que postulou o seguinte (e-STJ fls. 29/30):
Julgar TOTALMIENTE PROCEDENTE a presente demanda para:
1) Tornando definitiva a tutela antecipada, condenar a Ré a
abster-se de usar o sinal expressão POLIEDRO, como marca, título
de estabelecimento e nome empresarial, sob pena de pagamento
de multa pecuniária diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
devidamente atualizada até a data de seu efetivo pagamento;
2) Anular a inscrição do nome empresarial da Ré, de modo que
seja suprimida a expressão POLIEDRO por outra que não a imite
ou reproduza o elemento diferenciador do nome empresarial e titulo
de estabelecimento da Autora, devendo para tanto ser endereçado
Ofício ao 1º Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos
e Civil de Pessoa Jurídica de São José dos Campos;
3) Condenando a Ré ao pagamento de indenização à Autora, pela
ilicitude praticada, por danos emergentes e lucros cessantes, em
conformidade com os artigos 209 e 210, II, da Lei de Propriedade
Industrial, a ser apurada em liquidação de sentença;
4) Arbitrar o quantum devido à Autora, a título de danos morais,
relativamente ao abalo à sua imagem no mercado e reputação, em
virtude dos atos ilícitos praticados;
5) Condenar a Ré ao pagamento das custas e despesas judiciais,
bem como honorários advocatícios que V. Exa. houver por bem
arbitrar, tudo corrigido monetariamente até a data de seu efetivo
pagamento.
A recorrente (ré na ação de abstenção), por sua vez, apresentou
reconvenção alegando ser proprietária do registro da marca perante o Instituto Nacional
da Propriedade Industrial - INPI.
No pedido de reconvenção postulou (e-STJ fl. 919):
Por todo o exposto e dúvida alguma persistindo a respeito sobre os
direitos legitimamente adquiridos pela empresa Reconvinte,
garantidos por nossa Constituição Federal e demais leis aplicáveis à espécie e, face às peculiaridades do caso concreto, requer a
Reconvinte digne-se Vossa Excelência, julgar TOTALMENTE
PROCEDENTE a presente Reconvenção para o fim de condenar a
Reconvinda a se abster da utilização da expressão POLIEDRO
como marca, isoladamente e/ou com destaque, excluindo-a de
impressos, folhetos, panfletos, outdoor, na rede Internet, como
nome de domínio e outros documentos, com o que estará Vossa
Excelência fazendo Justiça.
Vê-se, pois, que ambos os litigantes buscaram a exclusividade no uso do
termo POLIEDRO, bem como impedir o adversário de utilizar a expressão em suas
atividades.
O juízo de primeiro grau sentenciou o feito julgando parcialmente
procedente o pedido da autora/recorrida, unicamente no que toca à abstenção de uso
do nome comercial.
Entendeu o julgador singular que o autor havia registrado o nome
comercial antes, mas o réu, por sua vez, havia registrado a marca antes do autor
perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI (e-STJ fl. 2.065).
Anotou que a proteção do nome comercial se daria no âmbito estadual
(onde registrado em cartório) e que ficou provado nos autos que não houve desvio de
clientela (e-STJ fl. 2.068).
Quanto ao pedido relativo à marca propriamente dita, foi afastado em
razão da incompetência e da existência de lide pendente na Justiça Federal (e-STJ fl.
2.065):
Afastado e sem julgamento do mérito fica o pedido de abstenção de
utilização da marca, em razão da já exposta competência Federal e
da lide pendente.
Assim constou do dispositivo da sentença (e-STJ fl. 2.070):
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente
ação tão-somente para determinar à requerida SISTEMA DE
ENSINO POLIEDRO LTDA. que se abstenha de utilizar, em seu
nome comercial, a expressão POLIEDRO, sob pena de multa diária
de R$ 5.000,00; e DETERMINAR que no prazo de 30 (trinta) dias
promova a alteração de seu registro, para a finalidade de afastar
de seu nome comercial a expressão já referida, sob pena de multa
diária de R$ 5.000,00. Em consequência, JULGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no art. 269, I, do Código
de Processo Civil.
Ainda, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, quanto ao pedido referente à utilização da marca, com
base no art. 267, IV, do Código de Processo Civil.
Em apelação, a ora recorrente (ré-reconvinte) se voltou contra a referida
sentença apresentando o seguinte pedido (e-STJ fl. 2.120):
EX POSITIS, requer a Apelante, sempre com todo acatamento e
respeito, que este Eg. Tribunal de Justiça CONHEÇA e DE
PROVIMENTO ao presente recurso de Apelação, para o fim de:
a) declarar a nulidade da r. sentença de mérito de fis. 1.883/1.893,
ordenando a devolução dos autos ao MM. Juízo de 1a Instância,
para que aprecie:
(...)
b) ou, caso assim não entendam Vossas Excelências, requerer que
este Eg. Tribunal de Justiça enfrente todas as questões trazidas
nas presentes razões de Apelação, reformando a r. decisão de
mérito, para o fim de que seja a ação ordinária julgada
TOTALMENTE IMPROCEDENTE, por outro lado, seja a
Reconvenção julgada PROCEDENTE, em parte, condenando a
Autora, ora Apelada, a se abster da utilização da expressão
POLIEDRO como marca, isoladamente e/ou com destaque,
excluindo-a de impressos, folhetos, panfletos, outdoor, da rede
Internet, como nome de domínio e quaisquer outros meios físicos e
virtuais, com o que estarão Vossas Excelências fazendo Justiça.
Houve também apelação da ora recorrida (e-STJ fl. 2.131/2.148).
O Tribunal de origem, ao apreciar as apelações, reformou a sentença
para julgar totalmente improcedente o pedido deduzido pela parte autora, mas manteve
a improcedência do pedido contido na reconvenção.
Para tanto, no que concerne à matéria contida no pedido de reconvenção,
assim constou do julgado:
Consta nos autos que a autora registrou o nome comercial "Escola
de Educação Infantil Poliedro Ltda." em 06/01/1978 na cidade de
São Paulo, ou seja, em data anterior à constituição da empresa ré "Sistema de Ensino Poliedro Ltda.", realizado em 19/10/1995 na
cidade de São José dos Campos - SP.
A autora apenas se preocupou em fazer o registro do nome
comercial, deixando para momento posterior fazer o registro de
marca no INPI.
Após realizar a constituição de sua empresa na junta comercial a ré
tratou de registrar a marca "Poliedro" na autarquia federal, que foi
concedido em 18/08/1998.
Ocorre que ao tentar registrar a logomarca "Poliedro" no INPI a
autora teve seu pedido indeferido, tanto na esfera administrativa
quanto na judicial federal, por já existir o registro da marca da ré.
A ré instalou filial na Capital, fato que ensejou a presente demanda,
pois a similaridade de nomes segundo a autora gerou confusão.
(...)
No mérito o litígio recai sucintamente sobre invocar: a) o registro
anterior do nome comercial da autora "Escola de Educação Infantil
Poliedro Ltda." para abstenção de uso e alteração do posterior
registro do nome comercial da ré "Sistema de Ensino Poliedro
Ltda."; b) o nome comercial da autora "Escola de Educação Infantil
Poliedro Ltda." constituído em momento anterior para abstenção de
uso da marca registrada pela ré "Poliedro," c) o uso anterior da
marca "Poliedro" pela autora, sem registro, para abstenção de uso
da marca registrada da ré "Poliedro" e d) o registro da marca
"Poliedro" pela ré para abster a autora de utilizar a expressão como
marca.
Em razão da Lei de Propriedade Industrial n° 9279 de 1996 (LPI) o
Departamento Nacional de Registro do Comércio editou a instrução
normativa de n° 104 que dispõe sobre a formação de nome
empresarial e sua proteção, além de outras providências.
Dentre as disposições destacam-se a do artigo 8
o que estabelece
critérios para análise de identidade e semelhança dos nomes
empresariais e a do artigo 9
o que determina quais expressões não
são exclusivas, ou melhor, não são passíveis de proteção:
Art. 8
o
- Ficam estabelecidos os seguintes critérios para a
análise de identidade e semelhança dos nomes empresariais,
pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Registro de
Empresas Mercantis - SINREM:
I - entre firmas, consideram-se os nomes por inteiro, havendo
identidade se homógrafos e semelhança se homófonos;
II - entre denominações: a) consideram-se os nomes por inteiro, quando compostos
por expressões comuns, de fantasia, de uso generalizado ou
vulgar, ocorrendo identidade se homógrafos e semelhança se
homófonos;
b) quando contiverem expressões de fantasia incomuns,
serão elas analisadas isoladamente, ocorrendo identidade se
homógrafas e semelhança se homófonas.
Art. 9° - Não são exclusivas, para fins de proteção, palavras
ou expressões que denotem:
a) denominações genéricas de atividades;
b) gênero, espécie, natureza, lugar ou procedência;
c) termos técnicos, científicos, literários e artísticos do
vernáculo nacional ou estrangeiro, assim como quaisquer
outros de uso comum ou vulgar;
d) nomes civis.
Parágrafo único. Não são suscetíveis de exclusividade letras
ou conjunto de letras, desde que não configurem siglas.
(Sublinhado)
No caso dos autos o termo questionado "Poliedro" trata-se de
expressão científica, a qual isoladamente não merece proteção
segundo o entendimento do citado artigo 9
o
, alínea "c".
O vocábulo merece o mesmo grau de proteção que a Lei de
propriedade industrial dá aos termos comuns, vulgares, ou seja,
somente restará protegido quando associado a outros termos.
Dessa forma, diferente dos pedidos exarados na inicial, os nomes
comerciais registrados da autora e da ré gozarão de proteção
quando tomados por inteiro.
Considerando que serão idênticas as denominações quando
homógrafas e semelhantes quando homófonas, conforme versa o
artigo 8
o
, inciso II, alínea "a", da referida instrução normativa, não
há que se falar em identidade, muito menos em semelhança
comparando os nomes comerciais da autora "Escola de Educação
Infantil Poliedro Ltda." e da ré "Sistema de Ensino Poliedro Ltda".
Não fossem assim examinados, inúmeros seriam os casos de
identidade, a exemplo: os jornais "Folha de São Paulo," "Estado de
São Paulo" e "Diário de São Paulo."
Sendo assim, os nomes comerciais das empresas litigantes são
constituídos por termos que individualmente não merecem
proteção, dentre eles o vocábulo "Poliedro".
Análogo raciocínio impõe não ser cabível a pretensão da autora de obstar a ré de usar a marca "Poliedro" por reproduzir o termo
presente o nome comercial dela (autora).
Ainda nesse sentido, determina o artigo 124, inciso XVIII da LPI, não
ser registrável como marca "termo técnico usado na indústria, na
ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a
distinguir".
Compreendendo expressão das ciências matemáticas, o vocábulo
"Poliedro" não pode ser registrado como marca de entidade de
ensino. Dessa maneira, ainda que vigente o registro da marca, não
merece proteção.
Ressalta-se que o termo registrado poderia gozar de abrigo jurídico
caso possuísse outros elementos que o acompanhassem, como
outras expressões ou sinais que o distinguissem.
Não merecendo proteção o vocábulo "Poliedro" registrado pela ré
como marca, também não há sentido falar em direito de preferência
da autora sobre a expressão, conforme o § 1°, do artigo 129, da
LPI, por utilizá-la desde data anterior como marca (sem registro).
Portanto, merece acolhimento o pedido da ré para se julgar
totalmente improcedente a ação ordinária. Não merece acolhimento
o pedido para que se dê acolhida à reconvenção. E, também, não
merece acolhimento o recurso da autora.
Dessarte, dá provimento parcial ao recurso da ré e nega-se
provimento ao recurso da autora.
Tendo havido sucumbência recíproca, cada parte suportará as
despesas que teve e os honorários de seus advogados.
Em sede de embargos de declaração, o Tribunal acrescentou:
Alega a embargante possuir registro da marca "Poliedro" no INPI,
portanto não poderia a embargada utilizar a expressão como
marca, conforme preceitua o artigo 124, inciso XIX e o artigo 129 da
Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/96.
Sustenta que a recorrida somente poderia empregar a expressão
"Poliedro" da exata forma em foi arquivada no Cartório de Registro
de Pessoas Jurídicas de São Paulo, ou seja, "Escola de Educação
Infantil Poliedro Ltda".
Por fim, assevera que a decisão negou vigência aos referidos
dispositivos ao não prover os pedidos exarados na reconvenção.
A decisão colegiada é clara no sentido de que a expressão
"Poliedro" isoladamente não goza de proteção conforme o artigo 9º, alínea "c" da instrução normativa nº 104 (para análise de
identidade e semelhança dos nomes empresariais) editada pelo
Departamento Nacional de Registro do Comércio.
Análogo raciocínio foi utilizado com fundamento no artigo 124,
inciso XVIII da LPI para determinar-se que o referido vocábulo
também não merece proteção de forma isolada, mesmo que
registrado como marca. Ademais, cumpre observar que o
embargante favoreceu-se do raciocínio traçado no caso do nome
comercial, porém, agora pretende que o oposto seja entendido
quanto à proteção do referido termo como marca. Nada mais
contraditório.
No caso, verifica-se que o Tribunal de origem adentrou na análise da
própria concessão da marca à ré-reconvinte, para afirmar que o registro concedido pelo
Instituto Nacional da Propriedade Industrial não lhe garantiria o uso exclusivo.
Ocorre que aquela Corte local, de jurisdição Estadual, sequer tem
competência para adentrar a referida matéria e desconstituir a marca ou mesmo
qualquer de seus atributos.
Como o próprio Tribunal de origem reconheceu, trata-se de competência
da Justiça Federal, com necessária intervenção do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial.
Neste sentido, convém mencionar os seguintes precedentes desta Corte
Superior:
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
CONCORRÊNCIA DESLEAL. JUSTIÇA ESTADUAL. ABSTENÇÃO
DE USO DE MARCA REGISTRADA PELO PRÓPRIO TITULAR.
JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. NECESSÁRIA PARTICIPAÇÃO
DO INPI. VIOLAÇÃO AO ART. 129 DA LEI DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL.
1. Inexiste violação do art. 535 do Código de Processo Civil se
todas as questões jurídicas relevantes para a solução da
controvérsia são apreciadas, de forma fundamentada, sobrevindo,
porém, conclusão em sentido contrário ao almejado pela parte.
2. A apreciação quanto à possível indenização devida entre
particulares decorrente da prática de concorrência desleal é
competência da Justiça estadual. Precedente.
3. Compete ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial- INPI
avaliar uma marca como notoriamente conhecida. Precedente.
4. A desconstituição do registro por ação própria é necessária para que possa ser afastada a garantia da exclusividade em todo o
território nacional. (REsp 325158/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES
DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2006, DJ
09/10/2006, p. 284). Não há previsão legal para autorizar a retirada
da eficácia de ato administrativo de concessão de registro marcário
sem a participação do INPI e sem o ajuizamento de prévia ação de
nulidade na Justiça Federal.
5. Recurso especial provido.
(REsp 1189022/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 02/04/2014)
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA COMERCIAL. REGISTRO.
PROTEÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA.
Enquanto não for desconstituído o registro da marca no INPI, não é
lícito vedar-lhe o uso pela respectiva titular.
(REsp 136.812/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO,
Rel. p/ Acórdão Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS,
TERCEIRA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 02/04/2007, p. 262)
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCA.
REGISTRO NÃO INVALIDADO. ABSTENÇÃO DE USO IMPOSTA
PELA JUSTIÇA ESTADUAL. NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO
INPI. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. Enquanto não for desconstituído o registro da marca no INPI, não
se pode impedir que seu titular dela faça uso.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no AgRg no AREsp 426.647/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe
11/09/2018)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INPI. MARCA.
NULIDADE INCIDENTAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES.
1. Esta Corte Superior firmou entendimento de que, embora a Lei
nº 9.279/96 preveja, em seu art. 56, § 1º, a possibilidade de
alegação de nulidade do registro como matéria de defesa, a melhor
interpretação desse dispositivo indica que ele deve estar inserido
numa ação própria, na qual que discuta, na Justiça Federal, a
nulidade do registro.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 254.141/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe
28/06/2012)
Ora, se o Tribunal entendeu que os nomes comerciais são distintos e que
não há confusão ou desvio de clientela, trata-se de questão independente da análise da
marca.
Se, de outro lado, reconheceu-se que a marca é de propriedade da
reconvinte, não há como se pronunciar sobre os seus atributos e requisitos naquela
Corte.
E deve-se ressaltar que, com o reconhecimento da propriedade, o uso
deve ser pleno, aí entendida também a proteção aos direitos inerentes ao registro de
propriedade da marca (exclusividade, territorialidade, etc).
Estando vigente o registro da marca em nome da ré-reconvinte, possui
ela todos os respectivos direitos inerentes (LPI, art. 129).
Ressalte-se mais uma vez que aqui não se está a discutir a validade do
termo Poliedro como marca, ou a força da marca, ou mesmo a correção da concessão
pelo órgão competente. Tal matéria se reserva unicamente à competência da Justiça
Federal.
Tampouco se está a afastar o nome comercial registrado pela
autora-recorrida no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas de São Paulo.
Discute-se na reconvenção o uso da marca registrada.
Assim, reconhecido no acórdão que a ré é detentora da marca junto ao
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, inviável pronunciamento jurisdicional que a
desconstitua nesta sede, devendo ser reconhecido o pedido constante da reconvenção
(e-STJ fls. 919) para que a autora-reconvinda se abstenha de utilizar a marca de
propriedade da ré-reconvinte.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial para julgar
procedente o pedido da reconvenção e determinar que a autora-reconvinda se abstenha
de utilizar a expressão "Poliedro" como marca para designar serviços de ensino e
educação, ressalvado o uso de seu nome empresarial já registrado. Custas pela
sucumbente e honorários na reconvenção em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa na reconvenção.
É como voto.
VOTO-VISTA
EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI:
Trata-se de recurso especial interposto por SISTEMA DE ENSINO
POLIEDRO VESTIBULARES LTDA, com amparo nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, em face de acórdão proferido, em sede de apelação, pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
Na origem, a ora recorrida ajuizou ação cominatória de obrigação de não
fazer, cumulada com pedido de cancelamento de nome comercial, sob a alegação de
que possuía a marca "POLIEDRO" anteriormente à ora recorrente, ainda que sem o
registro no órgão competente, explorando-a na prestação de serviços de educação
pré-escolar, ensino fundamental e médio. Além de contestação, a ora recorrente
apresentou reconvenção, pleiteando a cessação do uso pela autora da palavra
"POLIEDRO" como marca, nome empresarial e título de estabelecimento, pois detém
com exclusividade a proteção do registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade
Industrial - INPI.
A demanda foi julgada parcialmente procedente, para determinar ao
requerido, ora recorrente, que se abstivesse de utilizar, em seu nome comercial, a
expressão "POLIEDRO" (fls. 2.060/2.070, e-STJ), tendo sido afastado pelo magistrado
o pedido formulado na reconvenção.
Em sede de apelação, a Corte Estadual reformou a decisão de primeiro
grau de jurisdição, julgando o feito totalmente improcedente, assim como a
reconvenção, fundamentando, para tanto, que "compreendendo expressão das ciências
matemáticas, o vocábulo 'Poliedro' não pode ser registrado como marca de entidade de
ensino"; e, por consequência, "não merecendo proteção o vocábulo 'Poliedro' registrado
pela ré como marca, também não há sentido falar em direito de preferência da autora
sobre a expressão, conforme o § 1°, do artigo 129, da LPI" (fl. 2.220, e-STJ).
O aresto ora recorrido restou assim ementado:
Nome comercial e marca - Ação de obrigação de não utilizar o vocábulo
"Poliedro" como marca e nome comercial c/c pedido de cancelamento de
inscrição do nome empresarial e indenização - Concorrência desleal - Reconvenção - Sentença de parcial procedência para obstar a ré de
usar a expressão "Poliedro" como nome comercial, alterar o registro do
nome comercial suprimindo o referido termo e extinguir o processo sem
resolução do mérito quanto ao pedido de abstenção de uso da marca ~
Apelam a autora e a ré - Expressão científica contida em nome
empresarial de forma isolada não merece proteção segundo artigo 9
o
, alínea c, da instrução 104 do DNRC - Determina o artigo 124, inciso XVIII,
da Lei 9610/98 também não ser registrável como marca termo utilizado
na ciência - Recurso da ré parcialmente provido e recurso da autora
improvido.
Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.
A empresa SISTEMA DE ENSINO POLIEDRO VESTIBULARES LTDA
interpôs recurso especial, sustentando, além de dissídio pretoriano, violação aos arts.
124 e 129 da Lei n.º 9.279/1996 e, ainda, 535 do CPC/1973. Defendeu que possui o
direito de propriedade da marca "POLIEDRO", reconhecido perante o órgão
competente (INPI) e, ainda, judicialmente, pois, em outro feito, que tramitou na Justiça
Federal, foi declarada a improcedência do pedido contido na ação de nulidade de
registro marcário movida também pela recorrida em face da recorrente.
Requereu, ao final, a reforma do acórdão para que seja julgada procedente a
reconvenção, de modo a condenar a recorrida a se abster de utilizar a expressão
"POLIEDRO" como marca, isoladamente e/ou com destaque.
Contrarrazões apresentada às fls. 575/594 (e-STJ).
Após a prolação de voto da eminente relatora, dando provimento ao reclamo,
para, reformando a instância ordinária, julgar procedente o pedido apresentado na
reconvenção do feito original, pedi vista para melhor análise do caso.
É o breve relatório.
Passa-se, a seguir, ao voto.
O inconformismo, em conformidade com o voto proferido pela relatoria,
merece prosperar.
1. Da leitura dos autos, observa-se que a Corte Estadual, em sede de
apelação, para indeferir o pleito contido na reconvenção, analisou o pedido de
abstenção do uso da marca pela empresa ora recorrida sob o prisma da
invalidade de seu registro.
No ponto, o Tribunal de origem, consoante se observa da leitura das razões contidas às fls. 2.220 (e-STJ), asseverou que:
(...) os nomes comerciais das empresas litigantes são constituídos
por termos que individualmente não merecem proteção, dentre
eles o vocábulo "Poliedro".
Análogo raciocínio impõe não ser cabível a pretensão da autora de
obstar a ré de usar a marca "Poliedro" por reproduzir o termo presente o
nome comercial dela (autora).
Ainda nesse sentido, determina o artigo 124, inciso XVIII da LPI, não ser
registrável como marca "termo técnico usado na indústria, na ciência e
na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir".
Compreendendo expressão das ciências matemáticas, o vocábulo
"Poliedro" não pode ser registrado como marca de entidade de ensino.
Dessa maneira, ainda que vigente o registro da marca, não merece
proteção.
Ressalta-se que o termo registrado poderia gozar de abrigo jurídico caso
possuísse outros elementos que o acompanhassem, como outras
expressões ou sinais que o distinguissem.
Não merecendo proteção o vocábulo "Poliedro" registrado pela
ré como marca, também não há sentido falar em direito de
preferência da autora sobre a expressão, conforme o § 1°, do
artigo 129, da LPI, por utilizá-la desde data anterior como marca
(sem registro).
Portanto, merece acolhimento o pedido da ré para se julgar totalmente
improcedente a ação ordinária. Não merece acolhimento o pedido
para que se dê acolhida à reconvenção.
E, em sede de embargos de declaração, arrematou (fl. 2.235, e-STJ):
A decisão colegiada é clara no sentido de que a expressão "Poliedro"
isoladamente não goza de proteção conforme o artigo 90, alínea "c" da
instrução normativa no 104 (para análise de identidade e semelhança
dos nomes empresariais) editada pelo Departamento Nacional de
Registro do Comércio.
Observa-se, na hipótese, como bem asseverou a ilustre relatora, que a
Corte Estadual avançou no exame da própria concessão da marca à empresa
reconvinte, para, peremptoriamente, afastar o uso exclusivo do registro concedido pelo
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI.
Isso porque, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
invalidade do registro marcário, obtido pelo titular perante o INPI, deve ser formulada em
ação própria, para a qual é competente a Justiça Federal, sendo que, ao juiz estadual
não é possível sequer incidentalmente fazê-lo (REsp 1132449/PR, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 23/03/2012).
Em idêntico sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - NULIDADE DE PATENTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -
INSURGÊNCIA DA RÉ.
1. A atual jurisprudência do STJ firmou entendimento segundo o
qual, embora o art. 56, § 1º, da Lei 9.279/1996, preveja a
possibilidade de se alegar, em matéria de defesa, a nulidade da
patente, a melhor interpretação a ser dada ao aludido dispositivo
legal é no sentido de que essa alegação deve se dar em ação
autônoma a ser ajuizada perante a Justiça Federal. Precedentes.
2. A discussão sobre a validade de um registro de marca, patente
ou desenho industrial, nos termos da LPI, tem de ser travada
administrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao
judiciário, deve ser empreendida em ação proposta perante a
Justiça Federal, com a participação do INPI na causa.
Precedentes.
3. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte
impede o conhecimento da pretensão recursal, nos termos da Súmula
83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea "a" do
permissivo constitucional, como pela alínea "c".
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1590046/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 26/02/2018)
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. NULIDADE DE REGISTRO.
MATÉRIA DE DEFESA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSÁRIA AÇÃO AUTÔNOMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL E PARTICIPAÇÃO DO INPI. ARTIGOS ANALISADOS: ARTS.
56, §1º; 57; 175 E 205, da Lei 9.279/96.
1. Ação de reparação por danos materiais, compensação por danos
morais e abstenção de uso de marca, ajuizada em 15.12.1999. Recurso
especial concluso ao Gabinete em 11.10.2011.
2. Discussão relativa à possibilidade de reconhecimento incidental de
nulidade ou ineficácia de registro de marca, alegada como matéria de
defesa.
3. Não obstante exista a previsão legal expressa de que o ajuizamento da
ação de nulidade de registro de marca se dará "no foro da justiça federal
e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito" (art. 175), não há
qualquer disposição acerca da possibilidade de arguição da nulidade
como matéria de defesa, como se dá na hipótese de ação cujo objeto
seja a nulidade de patente.
4. Ainda que a lei preveja, em seu art. 56, § 1º, a possibilidade de
alegação de nulidade da patente como matéria de defesa, a
melhor interpretação de tal dispositivo aponta no sentido de que
ele deve estar inserido no contexto de uma ação autônoma, em
que se discuta, na Justiça Federal, o próprio registro.
5. Não faria sentido exigir que, para o reconhecimento da
nulidade pela via principal, seja prevista uma regra especial de
competência e a indispensável participação do INPI, mas para o
mero reconhecimento incidental da invalidade do registro não se
exija cautela alguma. Interpretar a lei deste modo equivaleria a conferir ao registro perante o INPI uma eficácia meramente formal
e administrativa.
6. A discussão sobre a validade de um registro de marca, patente ou
desenho industrial, nos termos da LPI, tem de ser travada
administrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao judiciário, deve
ser empreendida em ação proposta perante a Justiça Federal, com a
participação do INPI na causa. Sem essa discussão, os registros emitidos
por esse órgão devem ser reputados válidos e produtores de todos os
efeitos de direito.
7. Recurso especial provido.
(REsp 1281448/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 05/06/2014, DJe 08/09/2014)
Era, portanto, defeso à justiça estadual fazer qualquer análise sobre a
validade da marca, mormente porque no caso foi intentada pela recorrida ação de
nulidade de registro perante a justiça federal, a qual restou julgada improcedente. É hígido e legal, por conseguinte, a marca nominativa utilizada pela recorrente, tendo
sido, inclusive, como destacado na instância ordinária, objeto de apreciação judicial
junto à esfera jurisdicional competente.
Por fim, cumpre destacar que, consoante o conjunto probatório constante
dos autos e exteriorizado no acórdão recorrido, a marca "POLIEDRO" é de propriedade
exclusiva da recorrente que a utiliza na área educacional, ante o seu registro válido
perante o INPI.
É, aliás, o que disciplina o art. 129 da Lei n.º 9.279/1996:
Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente
expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao
titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado
quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e
148.
Assim, como afirma a eminente relatora, "reconhecido no acórdão que a ré é
detentora da marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, inviável
pronunciamento jurisdicional que a desconstitua nesta sede, devendo ser reconhecido o
pedido constante da reconvenção (e-STJ fls. 919) para que a autora-reconvinda se
abstenha de utilizar a marca de propriedade da ré-reconvinte" (fl. 12 de seu voto).
Nesse diapasão:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCA.
REGISTRO NÃO INVALIDADO. ABSTENÇÃO DE USO IMPOSTA PELA
JUSTIÇA ESTADUAL. NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO INPI.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. Enquanto não for desconstituído o registro da marca no INPI, não se pode impedir que seu titular dela faça uso.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no AgRg no AREsp 426.647/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 11/09/2018)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE ADVERSA ACOLHIDA PELA
DECISÃO MONOCRÁTICA. NECESSIDADE DE AJUSTAR O ACÓRDÃO
ESTADUAL À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "A discussão sobre a
validade de um registro de marca, patente ou desenho industrial,
nos termos da LPI, tem de ser travada administrativamente ou,
caso a parte opte por recorrer ao judiciário, deve ser
empreendida em ação proposta perante a Justiça Federal, com a
participação do INPI na causa. Sem essa discussão, os registros
emitidos por esse órgão devem ser reputados válidos e
produtores de todos os efeitos de direito." (REsp 1281448/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
05/06/2014, DJe 08/09/2014).
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 862.862/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 24/06/2016)
Concluindo, uma vez que ambas as partes, conforme atesta o conjunto
fático-probatório dos autos, exploram a atividade de prestação de ensino no mesmo
ramo (pré-escola e fundamental) e na mesma territorialidade (município de São Paulo),
é necessário, na hipótese, dar efetividade ao direito de proteção ao nome
comercial e marca "POLIEDRO" utilizado pela ora recorrente, o qual, inclusive, já foi
reconhecido administrativa e judicialmente.
2. Ante o exposto, acompanho o voto proferido pela Ministra Isabel Gallotti
para dar provimento ao recurso especial nos termos da deliberação precedente.
É como voto.
