Requisitos para que a imitação do “trade dress” configure a prática de atos de concorrência desleal

 EMPRESARIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL

STJ. 3ª Turma. REsp 1.943.690-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19/10/2021 (Info 715).

Requisitos para que a imitação do “trade dress” configure a prática de atos de concorrência desleal
“trade dress” / conjunto-imagem	conjunto visual global de elementos distintivos que caracterizam um produto, um serviço ou um estabelecimento comercial para que sejam identificados pelo mercado consumidor
	conjunto de caraterísticas visuais que forma a aparência geral de um produto ou serviço
	Min. Marco Aurélio Bellizze: “O conjunto-imagem (trade dress) é a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva, vinculando-se à sua identidade visual, de apresentação do bem no mercado consumidor.”
	Materializa-se pela associação de variados elementos que, conjugados, traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva de inserção do bem no mercado consumidor, vinculando-se à identidade visual dos produtos ou serviços
	Ao contrário de outros países, no Brasil ainda não existe uma legislação que proteja, de forma específica, as violações ao trade dress
	STJ. 3ª Turma. REsp 1677787/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 26/09/2017: “(...) A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao trade dress, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua usurpação encontra óbice na repressão da concorrência desleal. Incidência de normas de direito de propriedade industrial, de direito do consumidor e do Código Civil”.
	a proteção do trade dress é assegurada com fundamento no dever geral de garantia de livre mercado, ou seja, no dever estatal de assegurar o funcionamento saudável do mercado, de forma a expurgar condutas desleais tendentes a criar distorções de concorrência.
	O trade dress é violado quando uma empresa imita sutilmente diversas características da marca concorrente (normalmente a líder do mercado) com o objetivo de confundir o público e angariar vendas com base na fama da marca copiada.
	Ex.: empresa cuja marca era “Uai in box” viola a trade dress da “China in box”; Além do nome parecido, também oferecia comida em delivery com pacotes iguais ao da “China in box”
	diferente de marca e desenho industrial	têm, em comum, a finalidade de designar um produto, mercadoria ou serviço, diferenciando-o dos concorrentes
		Marca	É um sinal que designa a origem do produto, mercadoria ou serviço
			A marca cria um vínculo duradouro entre o bem e a pessoa que o colocou em circulação
			para serem registradas, devem atender à distintividade ou novidade relativa, ou seja, dentro do mercado em que se insere o produto, o sinal visivelmente perceptível deve se distanciar do domínio comum, a fim de propiciar a utilização comercial exclusiva por seu titular
			direito de exclusividade da marca tem por escopo assegurar ao consumidor a correspondência entre o produto designado e a empresa que o colocou em circulação
			fruição exclusiva (assegurada por meio do registro) pode se estender indefinidamente no tempo, desde que promovidas as tempestivas prorrogações.
		Desenho industrial	Protege a configuração externa de um objeto tridimensional ou um padrão ornamental (bidimensional) que possa ser aplicado a uma superfície ou a um objeto
			insere no mercado uma inovação estética em objeto comum ou facilmente reproduzível em escala industrial
			por se caracterizar em uma inovação estética facilmente reproduzível em escala industrial, passa a integrar o estado da técnica a partir de sua publicidade
			desenvolvimento de desenhos industriais movimenta-se, ao longo do tempo, numa crescente, podendo ser posteriormente incorporada pelos produtos de seus concorrentes de forma lícita e regular
			Ao seu desenvolvedor (autor) é assegurado, mediante registro, o direito de exploração exclusiva, porém temporária (até, no máximo, 25 anos) - art. 108, lei 9279/96.
concorrência desleal	a comercialização de produtos semelhantes causa confusão no público consumidor e caracteriza concorrência desleal;
	aproveitamento indevido do conjunto-imagem; semelhanças entre os produtos podem “ocasionar possível confusão visual e, consequentemente, desvio de vendas”
	Para configuração da prática de atos de concorrência desleal derivados de imitação de “trade dress”, não basta que o titular, simplesmente, comprove que utiliza determinado conjunto-imagem
	necessária a observância de alguns pressupostos para garantia da proteção jurídica			a) ausência de caráter meramente funcional;
				b) distintividade;
				c) confusão ou associação indevida;
				d) anterioridade de uso.
Eventuais elementos que integram a chamada “indústria da moda” - como o desenho de bordados, rendas ou estampas - podem se sujeitar à tutela da Lei nº 9.610/98, quando configurarem uma exteriorização de determinada expressão intelectual.

Para configuração da prática de atos de concorrência desleal derivados de imitação de trade dress, não basta que o titular, simplesmente, comprove que utiliza determinado conjunto-imagem, sendo necessária a observância de alguns pressupostos para garantia da proteção jurídica: ausência de caráter meramente funcional; distintividade; confusão ou associação indevida, anterioridade de uso

Processo

REsp 1.943.690-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021.

Ramo do Direito

DIREITO AUTORAL, DIREITO MARCÁRIO

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Tema

Concorrência desleal. Violação de trade dress. Utilização de design em domínio público. Não caracterização. Comprovação de requisitos. Necessidade.

 

DESTAQUE

Para configuração da prática de atos de concorrência desleal derivados de imitação de trade dress, não basta que o titular, simplesmente, comprove que utiliza determinado conjunto-imagem, sendo necessária a observância de alguns pressupostos para garantia da proteção jurídica: ausência de caráter meramente funcional; distintividade; confusão ou associação indevida, anterioridade de uso.

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR

A prática de atos fraudulentos, capazes de ensejar confusão perante o público consumidor de determinado produto - o que gera desvio de clientela -, autoriza a vítima, independentemente da existência de registro de direito de propriedade industrial, a deduzir pretensão em juízo contra o infrator.

Tal conclusão, vale mencionar, decorre do texto expresso da Lei n. 9.279/1996, que contém uma série de normas específicas destinadas à inibição da concorrência desleal, tais como aquela veiculada em seu art. 195, III, que considera crime de concorrência desleal o emprego de meio fraudulento para desvio de clientela alheia, e aquela do art. 209, que garante ao prejudicado o direito de haver perdas e danos decorrentes de atos dessa natureza, mormente quando lesarem a reputação ou os negócios, criarem confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

O que o sistema protetivo concorrencial procurar coibir (no que importa à espécie) é, portanto, o aproveitamento indevido de conjunto-imagem alheio pela adoção de práticas que causem confusão entre produtos ou serviços concorrentes, resultando em prejuízo ao respectivo titular e/ou ao público consumidor.

É certo, sobre o tema em questão, que, "A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao trade dress, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua usurpação encontra óbice na repressão da concorrência desleal" (REsp 1.843.339/SP, Terceira Turma, DJe 05/12/2019).

Convém lembrar que trade dress pode ser conceituado, resumidamente, como o conjunto de caraterísticas visuais que forma a aparência geral de um produto ou serviço.

Impõe-se ressaltar, todavia - conforme assentado por ocasião do julgamento do REsp 1.677.787/SC (Terceira Turma, DJe 02/10/2017) - que, para configuração da prática de atos de concorrência desleal derivados de imitação de trade dress, não basta que o titular, simplesmente, comprove que utiliza determinado conjunto-imagem, sendo necessária a observância de alguns requisitos básicos para garantia da proteção jurídica.

Em primeiro lugar, há que se atentar para o fato de que as características gráfico-visuais do produto ou embalagem não podem guardar relação com exigências inerentes à técnica ou à funcionalidade precípua do produto.

Ou seja, os elementos que formam o conjunto-imagem não podem ter outra função ou propósito que não seja especificamente a diferenciação do bem no mercado onde está inserido.

Sobre o tema, a doutrina é categórica ao afirmar que apenas "têm proteção contra a concorrência ilícita os elementos não funcionais das embalagens, estejam protegidos por registro de desenho industrial ou de marca tridimensional (quando a concorrência é ilícita por ser interdita), ou sejam simplesmente objeto da criatividade concorrencial, antes ou prescindindo de qualquer registro (quando a concorrência é ilícita por ser desleal)" (excerto transcrito do acórdão do REsp 1.677.787/SC).

Imprescindível, igualmente, para que se reconheça proteção ao conjunto-imagem, haver possibilidade de confusão ou associação indevida entre os produtos, na medida em que configura prática anticoncorrencial a utilização de artifícios capazes de ensejar desvio de clientela (art. 195, III, da LPI).

Outro elemento que deve estar presente para que o titular do direito possa reclamar tutela jurisdicional - além da anterioridade do uso do conjunto-imagem - é sua distintividade frente aos concorrentes que é, conforme defende a doutrina, "o escopo de proteção conferido ao trade dress é diretamente proporcional ao seu grau de distintividade. Trade dresses únicos e absolutamente distintivos são merecedores de um amplo escopo de proteção".

Assim, dado o contexto dos autos - em que as recorrentes deixaram de pleitear o registro de desenho industrial para seus produtos -, era ônus que lhes incumbia comprovar tanto a anterioridade do uso quanto a distintividade do conjunto-imagem, na medida em que, ausentes tais circunstâncias, não se pode falar que a utilização de elementos estéticos semelhantes, que se presume estarem em domínio público, configure concorrência desleal.

Consoante assevera a doutrina, "a mera utilização de design em domínio público não se apresenta, em si, como prática de concorrência desleal, visto que se apresenta como conduta em conformidade seja com o contexto jus positivo decorrente da hermenêutica do conjunto de normas (e de sua ratio) presentes na Lei da Propriedade Industrial, seja com o filtro jus axiológico derivado diretamente da Carta Constitucional".

Veja-se que, caso se tratasse de desenhos industriais devidamente registrados junto ao INPI, o exame acerca da novidade e da originalidade dos elementos visuais do produto constituiria etapa prévia e necessária para concessão do título respectivo (arts. 95 a 97 da LPI), sem as quais o registro não seria conferido e, por consequência, não se poderia falar em exclusividade de uso.

Desse modo, a fim de não conferir maior proteção àqueles que optam por deixar de trilhar o caminho apontado pelo ordenamento jurídico para alcançar o amparo de seus direitos de propriedade industrial (registro perante o INPI), é imperioso que o ônus probatório acerca da anterioridade de uso e da distintividade do conjunto-imagem recaia sobre aquele que reclama a tutela jurisdicional, na medida em que se trata de fatos constitutivos do direito reclamado.

De se notar que o mesmo raciocínio, mutatis mutandis, é empregado quando se trata de invocação de tutela fundada em direito autoral, pois incumbe àquele que invoca a proteção o ônus de demonstrar - exceto no caso de haver identificação na própria obra, na forma do art. 12 da LDA - tanto que é ele, de fato, o criador da obra artística - ou que a ele foram transferidos os direitos correlatos - como que se trata de criação dotada de originalidade.

Saiba mais:

• Informativo de Jurisprudência n. 612
• Informativo de Jurisprudência n. 641