DIREITO EMPRESARIAL - MARCA - Caso Red Bull x Power Bull

Fonte: Dizer o Direito

Referência: https://dizerodireitodotnet.files.wordpress.com/2021/05/info-692-stj.pdf 

DIREITO EMPRESARIAL - MARCA - Caso Red Bull x Power Bull 

Importante!!! 

Red Bull é uma marca de energéticos, conhecidíssima tanto no Brasil como no restante do mundo. Ela foi registrada no INPI em 1993. Em 2010, a empresa Funcional Drinks Ltda registrou, no INPI, a marca Power Bull, para também ser utilizada em bebidas energéticas. Ao tomar conhecimento disso, a Red Bull ajuizou ação contra a empresa Funcional Drinks Ltda e contra o INPI pedindo a nulidade desse registro. Assim, discutiu-se se havia colidência entre as marcas de bebida energética Red Bull e Power Bull. As empresas em conflito atuam no mesmo segmento mercadológico, fornecendo produto similar, que podem estar presente nos mesmos locais de venda e que visam o mesmo público. Existe uma proximidade grande nas marcas considerando que ambas utilizam o termo “bull”, diferenciando-se apenas pelo acréscimo dos vocábulos “red” e “power”. Diante desse quadro, o STJ reconheceu que havia o risco de a empresa Red Bull, notoriamente mais antiga e conhecida, ser indevidamente associada ao produto concorrente. A associação indevida a marca alheia, prevista no art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96, pode ser caracterizada pelo risco de vinculação equivocada quanto à origem dos produtos contrafeitos, ainda que inexista confusão entre os conjuntos marcários. O STJ entendeu também que havia risco de diluição da marca. Isso porque não existem, no Brasil, outras bebidas registradas com o elemento “bull”, de forma que a utilização pela marca concorrente gera um da expressão na classe de bebidas. Vale ressaltar que o fato de haver marcas com o elemento “bull” no exterior não interessa se no Brasil não existe. Isso porque a diluição da marca no exterior não é suficiente para afastar a distintividade do registro no Brasil. Tendo sido reconhecida a colidência entre marcas, o STJ declarou a nulidade do registro da marca Power Bull e condenou a empresa ré a se abster de utilizar essa marca. 

STJ. 3ª Turma.REsp 1.922.135/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/04/2021 (Info 692). 

A situação concreta, com adaptações, foi a seguinte: 

Red Bull é uma marca de energéticos, conhecidíssima tanto no Brasil como no restante do mundo. A marca Red Bull foi registrada no INPI em 1993. Em 2010, a empresa Funcional Drinks Ltda registrou, no INPI, a marca Power Bull, para também ser utilizada em bebidas energéticas. Ao tomar conhecimento disso, a Red Bull ajuizou ação contra a empresa Funcional Drinks Ltda e contra o INPI pedindo a nulidade desse registro. A ré afirmou que não há risco de os consumidores confundirem os produtos porque eles possuam diferenças de embalagem e de layout. 

A questão chegou até o STJ. Para o Tribunal, o registro da marca Power Bull deve ser anulado? SIM. 

Associação indevida 

As empresas em conflito atuam no mesmo segmento mercadológico, fornecendo produto similar, que podem estar presente nos mesmos locais de venda e que visam o mesmo público. Existe uma proximidade grande nas marcas considerando que ambas utilizam o termo “bull”, diferenciando-se apenas pelo acréscimo dos vocábulos “red” e “power”. Diante desse quadro, o STJ reconheceu que havia o risco de a empresa Red Bull, notoriamente mais antiga e conhecida, ser indevidamente associada ao produto concorrente. Alguns consumidores poderiam achar que o produto Power Bull fosse um energético que faria parte da linha de produtos da marca Red Bull. Assim, embora não esteja caracterizada a possibilidade de confusão entre as marcas tendo em vista que possuem embalagens e nomes diferentes, havia o risco de indevida associação entre os produtos. Mesmo que não exista a possibilidade de confusão entre as marcas, considerando que o conjunto marcário (cor, embalagem, layout, nome) é diferente, a Lei nº 9.279/96 também proíbe a reprodução parcial ou total de marca que possa causar associação indevida com marca alheia. Confira o que diz o art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial: 

Art. 124. Não são registráveis como marca: (...) XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; 

A associação indevida a marca alheia, prevista no art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96, pode ser caracterizada pelo risco de vinculação equivocada quanto à origem dos produtos contrafeitos, ainda que inexista confusão entre os conjuntos marcários. STJ. 3ª Turma. REsp 1.922.135/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/04/2021 (Info 692). 

Teoria da diluição 

A Red Bull alegou que ao se permitir que a ré utilize, em sua marca, a palavra-chave “Bull”, isso faz com que este elemento, de suma importância para a autora, seja diluído no mercado, o que abre precedente para que outros comerciantes se sintam no direito de identificar seus produtos e serviços com esse mesmo elemento, fazendo com que a marca Red Bull perca força. Trata-se da chamada teoria da diluição. Segundo explica Fábio Ulhoa Coelho, a diluição consiste na prática adotada por outros empresários que se beneficiam indevidamente do prestígio associado a marcas conhecidas, fazendo com que haja uma perda de valor da marca notória. (Curso de Direito Comercial. Volume 1: Direito de Empresa. 4ª edição em e-book baseada na 23ª edição impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019). A ré argumentou, então, que o termo bull já se encontraria diluído em decorrência da sua ampla utilização para identificar diversos produtos em âmbito internacional. O STJ, contudo, deu razão à autora. Isso porque a diluição internacional ou, no caso, a ofensa à unicidade, não é suficiente para afastar a distintividade da marca registrada no Brasil. Assim, permanece hígido o direito da empresa de zelar pela sua unicidade, integridade ou reputação em território nacional. Vale ressaltar que não existem, no Brasil, outras bebidas registradas com o elemento “bull”, de forma que não prospera a argumentação de que já haveria um desgaste da referida expressão na classe de bebidas. 

Em suma: A diluição da marca no exterior não é suficiente para afastar a distintividade do registro no Brasil. STJ. 3ª Turma. REsp 1.922.135/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/04/2021 (Info 692).