Mesmo que exista autorização para que um nome civil seja registrado como marca em uma área, para que esse nome seja registrado como nova marca não abrangida pela primeira, será necessária nova autorização

 Fonte: Dizer o Direito

Referência: https://dizerodireitodotnet.files.wordpress.com/2021/11/info-712-stj.pdf

MARCA Mesmo que exista autorização para que um nome civil seja registrado como marca em uma área, para que esse nome seja registrado como nova marca não abrangida pela primeira, será necessária nova autorização 

Para que um nome civil, ou patronímico, seja registrado como marca, impõe-se a autorização pelo titular ou sucessores, de forma limitada e específica àquele registro, em classe e item pleiteados. Caso concreto: Hospital Albert Einstein, mesmo tendo autorização para utilizar o nome civil “Albert Einstein” no hospital, só pode registrar a marca nominativa “Albert Einstein”, na classe 41, subitem 10, que corresponde a “serviços de ensino e educação de qualquer natureza e grau”, se tiver nova autorização específica do detentor dos direitos autorais e de imagem do falecido físico alemão. STJ. 4ª Turma. REsp 1.354.473-RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 05/10/2021 (Info 712). 

O caso concreto, com adaptações, foi o seguinte: 

O “Hospital Albert Einstein” (Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein) é um hospital brasileiro, localizado na cidade de São Paulo (SP), sendo considerado um dos melhores da América latina. Esse hospital foi fundado pela comunidade judaica em 4 de junho de 1955. A autorização para que o nome do hospital fosse Albert Einstein foi dada pelo filho do físico, tendo em vista que o cientista havia morrido cerca de um mês antes. Vale ressaltar, inclusive, que o filho do cientista esteve presente na fundação do Hospital, oportunidade na qual contribuiu financeiramente com a instituição. No final da década de 1990, a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein conseguiu o registro no INPI, da marca nominativa “Albert Einstein”, na classe 41, subitem 10, que corresponde a “serviços de ensino e educação de qualquer natureza e grau”. Explicando melhor este ponto: desde a fundação do hospital, a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira tinha autorização para utilizar o nome Albert Einstein no hospital. Essa autorização, como vimos, foi dada pelo filho do físico. Ocorre que, posteriormente, a Sociedade Beneficente (“hospital”) conseguiu o registro da marca Albert Einstein em outra área diferente, qual seja, “serviços de ensino e educação de qualquer natureza e grau”. 

Esse novo registro é válido? A Sociedade Beneficente poderia ter registrado a marca Albert Einstein também nessa outra área de atuação (serviços de ensino e educação)? O STJ entendeu que não. 

Registro de nome civil como marca 

O nome civil (ex: Einstein) é intimamente ligado à identidade da pessoa no meio social, sendo protegido pelos arts. 16 e seguintes do Código Civil. Trata-se de uma espécie de direito de personalidade, razão pela qual é absoluto, obrigatório, indisponível, exclusivo, imprescritível, inalienável, incessível, inexpropriável, irrenunciável e intransmissível. O nome civil não pode mesmo ser cedido, transferido ou comercializado, uma vez que não é viável separar o nome da pessoa que ele designa. Apesar disso, o nome civil pode ser objeto de transação e disposição parcial, tal como se dá na citação em publicações ou representações, bem como na extração de cunho econômico da utilização da imagem associada ao nome. Em razão disso, é possível o registro do nome como marca, nos termos do art. 124, XV, da Lei nº 9.279/96: 

Art. 124. Não são registráveis como marca: (...) XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; 

Ampliação da autorização dada pelo filho do físico ultrapassa os limites de proteção do nome civil 

O filho de Albert Einstein conferiu a autorização para a utilização deste nome civil na fundação de um hospital. Não houve, por outro lado, qualquer autorização para a sua utilização como marca em “serviços de ensino e educação de qualquer natureza e grau”. Assim, a nova marca que o Hospital pretende registrar desborda dos limites da proteção do nome civil, atingindo o núcleo intangível do direito ao nome e à imagem vinculados à pessoa natural. O direito brasileiro não admite a cessão de uso de nome civil de forma ampla. Essa cessão deverá sempre estar adstrita à finalidade definida no ato do consentimento. Não se pode pressupor que, àquela época, décadas atrás, o filho do cientista já teria autorizado essa nova utilização do nome civil do físico. 

A cada marca registrada, os requisitos devem ser analisados e preenchidos 

Para o STJ, toda vez que uma nova marca for submetida a registro, será necessário analisar se estão preenchidos os requisitos de registrabilidade. Neste caso, ao se registrar essa nova marca, percebe-se que não está preenchido um dos requisitos, qual seja, o consentimento dos herdeiros ou sucessores para a utilização do nome civil de Einstein em uma nova marca (art. 124, XV, parte final, a Lei nº 9.279/96). Assim, para que um nome civil, ou patronímico, seja registrado como marca, impõe-se a autorização, pelo titular ou sucessores, de forma limitada e específica àquele registro, em classe e item pleiteados. Na hipótese, não é possível admitir que a presença do herdeiro do renomado cientista na solenidade de inauguração de hospital e a realização de doação para sua edificação, represente uma autorização tácita ao registro do referido nome civil nas mais variadas e diversas classes e itens e sem qualquer limitação temporal. 

Em suma: 

Para que um nome civil, ou patronímico, seja registrado como marca, impõe-se a autorização pelo titular ou sucessores, de forma limitada e específica àquele registro, em classe e item pleiteados. STJ. 4ª Turma. REsp 1.354.473-RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 05/10/2021 (Info 712).